Акционерное общество «Фармасинтез» выиграло спор о неиспользовании товарного знака с опорой на принцип эстоппель

28 мая 2021 года | Фармкомпания «Цитомед» с прошлого года пытается в судебном порядке запретить клиенту агентства, компании «Фармсинтез», выпускать лекарственный препарат «Регаст», мотивируя это требование нарушением своих исключительных прав на товарный знак «Регастим», зарегистрированный десять лет назад. Акционерное общество «Фармсинтез» выпускает ингибитор обратной транскриптазы вируса иммунодефицита человека «Регаст» с 2014 года. Проигрыш изготовителя лекарства в споре и запрет на использование торгового наименования «Регаст» могут затронуть интересы многих ВИЧ-положительных пациентов и сделать недоступным одноименный жизненно важный препарат, который применяется в антиретровирусной терапии. В свою очередь, препарат истца для лечения гастрита «Регастим» еще не прошел клинические испытания, и поэтому не введен в гражданский оборот на территории России. Заняв проактивную позицию, холдинг «Фармсинтез» атаковал товарные знаки истца «Регастим» и «Regasthym», подав иски об их неиспользовании в Суд по интеллектуальным правам. Интересы производителя по всем судебным спорам с «Цитомед» представляют юристы агентства «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко и Мария Радченко.

«Мы столкнулись с довольно интересным случаем, когда оппонент занимает противоречивую позицию в разных судебных спорах — основном о нарушении и двух дополнительных о неиспользовании» — поясняет Светлана Бутенко — «Как нам стало известно из материалов регистрационного досье на препарат истца, которые мы истребовали в судебном порядке у Министерства здравоохранения, причиной отказа в регистрации лекарственного средства «Регастим» стал не столько нерациональный выбор названия «Регастим», сходного с ранее зарегистрированным лекарственным препаратом с иным функциональным назначением, сколько недоказанная эффективность и безопасность лекарственного средства, на которые прямо указывается в заключении экспертного учреждения. В этой ситуации «Цитомед» имел возможность оспорить решение Минздрава РФ или переименовать препарат, который еще не вышел на рынок и не был включен в Государственный реестр лекарственных средств, но компания решила, что для нее будет выгоднее через арбитражный суд запретить компании «Фармасинтез» использовать спорное торговое наименование. При этом в основном споре о нарушении истец подчеркивал, что препараты для лечения ВИЧ и лекарства против атрофического гастрита это однородные товары, а в спорах о неиспользовании занял ровно противоположную позицию, поскольку она была более выгодна для правообладателя и могла привести к отказу в удовлетворении исков нашего доверителя».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2021 года товарному знаку в латинице Суд по интеллектуальным правам полностью удовлетворил иск «Фармсинтеза», отметив, что длительное проведение клинического исследования не может само по себе служить уважительной причиной для неиспользования товарного знака, поскольку продолжительность фазы клинических исследований находится в сфере контроля правообладателя. Также суд использовал известный из договорного права, но пока не применяемый к товарным знакам «принцип эстоппель» (запрет на противоречивое поведение): «принимая во внимание то, что для вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения достаточно наличия лишь вероятности их смешения в глазах потребителей при использования таких обозначений в гражданском обороте, а также исходя из установленных судебной коллегией непоследовательности правовой позиции ответчика и ее противоречия содержанию общеправового принципа эстоппель, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и используемым истцом обозначением».

«Здорово, что суд готов действовать нестандартно и прислушиваться к мнению ученых. В этом деле мы также опирались на практику Европейского суда, в частности, на решение по спору с похожими фактическими обстоятельствами, которое было принято в 2019 году. Это тот случай, когда клиент только выигрывает от академического бэкграунда судебных представителей» — отметила Светлана.

Основное судебное заседание по спору СИП-58/2021, в котором Суд по интеллектуальным правам решит вопрос о возможном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Регастим» в кириллице состоится 13 июля 2021 года.